#상표등록

모방상표에 대한 조치- 정보제공, 이의신청, 무효심판의 차이는?

by 유레카 특허법률사무소2022.02.14조회수 402

 

 

안녕하세요, 유레카입니다.

비소식이 들려오는 월요일입니다.

상표출원이 늘어나면서 상표침해나 모방상표에 대한 문의가 끊이지 않고 있습니다.

오늘 포스팅으로 그에 대한 궁금증이 많이 해소되리라 생각하며 시작해 보겠습니다.

 

 

 

내가 사용하는 상표의 출원을 준비하던 중

타인이 내 상표를 모방해 나보다 먼저 상표출원을 진행할 경우,

상표법 선출원주의에 따라 손놓고 내 상표를 빼앗길 수밖에 없는 걸까요?

 

 

 

 

 

 

 

이런 억울한 경우를 방지하기 위해

모방상표 등과 같이 결정적 거절 사유가 존재하는 상표의 경우에는

가로채기 상표를 원천 무효화 시킬 수 있는

정보제공, 이의신청, 무효심판이라는 제도가 마련되어 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

이에 따른 사례로는 가수 BTS와 신세계와의 상표권 갈등을 꼽을 수 있습니다.

빅히트엔터테인먼트는 2013년 'BTS' 상표권 2종 (35류와 41류)를 취득하였는데요.

문제는 2017년 신세계가 자사의 편집숍 브랜드

분더샵(BOON THE SHOP)의 약자가 'BTS'라고 주장하며

이를 활용한 자체 상품 제작 등의 사업 목적으로 25류(의류)에 대한

상표권을 출원하면서 시작되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014년 빅히트 측 역시 지정상품 25류에 대한 상표출원을 진행하였으나

신한코퍼레이션의 상표 'BTS BACK TO SCHOOL'과 유사하여

기각되었는데요, 신세계가 2018년 신한으로부터 이 상표권을 사들여

25류에 'BTS' 상표권을 확보한 것입니다.

이에 빅히트는 'BTS'가 방탄소년단의 이름으로 알려져 있는 상황에

신세계의 상표권 보유는 비상식적이라며 이의신청을 제기하였고

결국 2018년 특허청은 이를 받아들여

신세계의 상표출원은 거절되었습니다.

빅히트 측의 적절한 대응으로 BTS의 상표권을 지킨 사례라고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이처럼 적절한 대응을 취하기 위해서는

모방상표에 대한 조치에 대해 알아둘 필요가 있습니다.

'정보제공'

모방상표가 심사 중인 출원의 경우에는

상표출원이 거절되어야 하는 사유에 해당하는 증거자료를

특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여

정보제공을 할 수 있습니다.

이때 제공한 증거자료가 상표등록 거절의 사유로 타당하다면

상표를 거절시킬 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'이의신청'

만일 정보제공을 하였음에도,

혹은 심사 후 특별한 거절 사유가 발생되지 않아

출원공고가 진행된 상표라면

출원 공고일로부터 2개월 내에

누구든지 특허청장에게 이의신청을 할 수 있습니다.

출원공고란 해당 상표가 등록 예정임을 알리는 동시에

공증에게 심사 협력을 요청하는 것으로

이의신청 시 특허청은 재심사를 실시하고

출원인은 해당 사유에 대한 의견서 제출 등

반박 기회를 얻을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

'무효심판'

이의신청 기간을 놓쳤거나

혹은 이의신청을 했으나 각하되었다면

상표등록 무효심판을 청구해

해당 상표의 권리를 원천 무효화할 수 있습니다.

다만 무효심판의 경우,

이해관계인만 청구가 가능한 점

기억해두셔야겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

이와 같은 법적 조치가 유리하게 작용하기 위해서는

상당한 인지도가 필요하며,

제3자의 출원 시점 당시 자신의 상표가

시장에서 인정할 만한 주지성을 갖고 있다는 점을

객관적인 증명 자료를 통해 입증할 필요가 있습니다.

이는 개인이 진행하기에는 힘든 부분이라

전문 변리사와 상담 하에 대응 방안을 준비하시기를

추천해 드립니다.

그리고 그 이전에, 모방상표를 예방하기 위한

가장 빠르고 확실한 방법은

상표등록이라는 점 꼭 기억해두시기를 바랍니다.

이렇게 모방상표에 대처하는 방법을 알아보았는데요.

개인이 진행하기에는

모방상표를 무효화시킬 수 있는 확실한 증거자료 확보가

어려울 수밖에 없습니다.

모방상표나 상표침해에 대한 문제가 발생했다면

전문 변리사와의 상담을 통해 적극적인 해결책을 마련하시기 바랍니다.

여전히 상표등록을 고민 중인 분이시라면

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