#상표등록

상표권 침해 및 대응 방안, 판단 방법부터 경고장까지

by 유레카 특허법률사무소2023.06.07조회수 1002

 

상표권 침해 및 대응 방안, 판단 방법부터 경고장까지

 

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"상표권 침해란?"

 

상표권은 큰 의미와 가치를 지니는 무형자산입니다.

그래서 모두가 특허청 상표등록을 통해

권리를 획득하려 합니다.

상표가 유명해지면 악의적으로 그것을 도용하는 사람이 생길 수 있고,

그렇다면 내가 애써 만들고 키워온 상표가

감쪽같이 다른 이의 것으로 둔갑할 것입니다.

이런 불상사를 방지하기 위해

특허청 상표등록의 필요성이 강조되고 있는데요.

상표등록을 하면 상표권자가 되어 내 상표의

독점적인 권리를 행사할 수 있으므로

상표의 침해, 모방이 있을 때 대응할 수 있습니다.

상표권이 없다면 제3자의 무단 도용 행위에 대하여

법적으로 보호받기가 힘들기 때문에

상표제도의 도움을 받아야 합니다.

일반적으로 상표를 비슷하게 베껴서 쓰는 것을 가리켜

"상표를 침해했다"라고 말할 수 있습니다.

그런데 단순히 상표 자체가 비슷하게 생겼다고 해서

상표법에서 인정하는 침해 행위가 성립하지 않을 수도 있는데요.

따라서 상표권 침해 행위를 판단하려면

상표법의 기준에 맞추어 생각해야 합니다.

 

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[상표법] 침해로 보는 행위

제108조 (침해로 보는 행위) > 법령 > 법령조문조회 | 종합법률정보 

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상표권 침해 행위

타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용

타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상표에 사용

타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상표에 사용

타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위

타인의 등록상표를 위조/모조하거나, 위조 /모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위 등

동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위는

상표권 침해에 해당할 수 있으며

이것은 상표의 동일성 및 유사성, 그리고

지정상품의 동일성 및 유사성과 함께 판단해야 합니다.

 

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등록상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용한다면

동일범위 침해,

유사한 상표를 동일 · 유사한 상품에 사용한다면

유사범위 침해에 해당할 수 있습니다.

상표의 침해죄성립된다면

상표권 또는 전용사용권의 침해 행위를 한 자는

7년 이하의 징역 또는

1억 원 이하의 벌금에 처해집니다.

또한 미등록상표일지라도 주지저명한 상표를 부당하게 사용하는 행위는

부정경쟁방지법 위반으로 처벌의 대상이 됩니다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

 국가법령정보센터 | 변경조문
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선의의 선사용자

상표를 등록하진 않았으나 먼저 계속해서 사용해 왔는데

타인이 그 비슷한 상표를 사용하고

출원등록하여 유명해진 경우

원래는 더 이상 해당 상표를 사용할 수 없었으나,

선의의 선사용자를 보호하기 위한

법 개정이 되었습니다.

기존 상표를 교체해야 하는경제적 손해 등은 입지 않을 수 있으나

그럼에도 이 경우 원조 상표 사용자의 적극적인 권리를 행사할 수 없습니다.

타인이 자신의 것과 동일유사한 상표를 사용하는 일에도

침해에 대한 대응을 할 수 없습니다.

때문에 가능한 한 조기에 상표를 출원하여

등록을 먼저 받는 것이 바람직합니다.

 

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상표권이 있어야만 상표침해를 사전에 방지함은 물론

침해가 일어났을 때 적극적으로

권리를 행사할 수 있습니다.

"상표의 동일/유사 판단"

 

두 상표가 동일하다'라고 한다면

물리적으로 서로 동일한 것, 나아가

사회통념상으로 서로 동일한 것까지 포함됩니다.

상표가 완전히 동일하지는 않으나

외관, 호칭, 관념 중 어느 한 가지 이상의 것이 유사하여

동일하거나 유사한 상품에 사용될 경우,

거래자나 일반수요자들이 상품의 출처에 대해

혼란을 느낄 수 있다면

유사한 상표일 가능성이 있습니다.

이는 외관, 호칭, 관념을

전체적으로, 객관적으로 관찰하여 판단합니다.

세 가지 요소 중 어느 하나가 유사함에도 전체적으로는 차이가 있는 경우,

상품의 출처를 오해할 염려가 없다면

유사하지 않은 상표로 판단될 수도 있습니다.

상표 유사성은 일반인이 판단을 내리기 까다로워 하는 부분인데요.

셀프 상표출원이 거절되는 이유 중

유사한 상표가 존재한다는 이유로

등록이 거절되는 사례가 많습니다.

 

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그러므로 상표권 침해 여부를 알아볼 때도

상표의 동일, 유사여부에 대해서는

전문가에게 판단을 맡기는 것이 안전합니다.

"상품의 동일/유사 판단"

 

상품은 물리적으로 같다고 해서

동일성이 있다고 할 수 없으며

양 상품의 내용을 확인해야 합니다.

상품의 동일성 및 유사성은

상품의 종류, 상품명, 상품의 재료, 생산 및 사용 방법, 용도 등

제반사정과 거래실정을 종합적으로 고려하여

객관적으로 판단합니다.

상품의 유사여부는

상품 또는 서비스업의 유사범위를 표시하는 식별기호인

유사군코드를 통해 확인할 수 있는데요.

유사군코드란

상품의 속성 및 거래실정, 서비스의 성질 및 거래실정이

유사한 상품군을 묶어놓은 코드입니다.

지정서비스업의 유사여부를 알아보기 위해서는

동일하거나 유사한 서비스표를 사용했을 때

같은 영업주체가 제공하는 서비스로

혼동할 우려가 있는지를 확인합니다.

 

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이때 서비스의 성질이나 내용, 제공 방식이나 장소,

서비스 제공자 및 수요자의 범위와

서비스 제공에 관련된 물품 등이 일치하는지 등을

일반 거래의 통념에 따라 판단합니다.

"상표침해 경고장 송부"

 

상표침해 경고장은

상표권 침해 행위를 발견했을 때

즉각적으로 대처할 수 있는 방법으로

내용증명 형태로 서면 경고를 하는 것입니다.

상표를 출원하고 나서 등록절차를 계속하고 있는 중,

상표등록 완료 전에도 경고장을 보낼 수 있습니다.

상표를 출원 중인 경우는

출원공고가 있은 후라면

상표침해 경고장을 송부하여 타인에게 경고를 하고,

업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있습니다.

출원공고를 하기 전에도

상표등록출원의 사본을 제시하면

상표침해 경고장을 발송할 수 있습니다.

권리 행사는 설정등록 이후에 가능합니다.

먼저 경고장을 보냄으로써 신속하게 대응하여

상표침해 피해를 최소화할 수 있습니다.

 

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상표경고장에는

다음과 같은 내용이 들어가야 합니다.

상표침해 경고장포함해야 하는 내용

출원상표/등록상표에 대한 설명

나의 출원상표/등록상표와 타인이 사용하는 상표가 동일하거나 유사하다는 내용

계속 침해 시 형사처벌 및 손해배상 등의 경고 내용

상표침해 증거자료 첨부

송부한 경고장에 대한 답장 의무 및 답장 기한 등

경고장은 상표권 침해가 명확한 상황에서 보내야 하므로

무엇보다 침해 행위에 대한 정확한 판단이 중요합니다.

침해가 성립하지 않는다면 오히려 업무방해죄 등이

발생할 수 있기 때문입니다.

 

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"경고장에 대한 답변서 송부"

 

반대로 상표경고장을 나 자신이 전달받게 된 경우를

생각해 볼 수 있습니다.

경고를 받는 것 자체가 생소한 일이고

굉장히 당황스럽게 느껴질 수 있습니다.

그러나 상표침해 경고장을 받았다면

발신자에게 답변을 해야 하기 때문에

차분한 마음가짐으로 경고장 내용을 확인하고

매뉴얼대로 대처하셔야 합니다.

상표침해 경고장 수신인이

체크해야 할 사항을 알려드리겠습니다.

체크 리스트를 확인함에 따라

상표권 침해가 성립하지 않을 수도 있습니다.

일단 경고장을 받았다고 해서

내가 상표침해를 한 것이 100% 사실이

아닐 수도 있다는 점을 염두에 두고

차근차근 체크해 보시길 바랍니다.

 

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상표침해 경고장 받았을 때 체크 리스트

해당 상표는 현재 유효한 상표권인가?

경고장 발신인이 해당 상표권자가 맞는가?

나의 상표 사용이 상표적 사용이 맞는가?

나의 상표 사용이 상표권 침해에 해당하는가?

상표의 선사용권을 인정받을 수 있는가?

상표권의 효력 제한 사유가 있는가?

체크 리스트 검토 결과

상표침해가 성립하지 않는다면

걱정할 필요가 없겠습니다만 문제는

상표권자의 주장대로 상표침해가 성립하는 경우입니다.

 

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상표침해가 맞다고 판단되면

해당 상표권에 무효사유나 취소사유가 있는지

확인해 봅니다.

상표등록의 무효심판을 청구하여 인용심결이 내려지면

그 상표는 처음부터 등록되지 않은 것으로 봅니다.

상표권이 원천 무효가 되기 때문에

상표침해는 애초 성립되지 않게 됩니다.

상표침해가 성립하는데 경고장에 대하여

아예 답변을 하지 않을 수는 없습니다.

무반응으로 일관한다면 경고장 내용대로

민형사상 배상 및 처벌이 진행될 수 있으므로

더 큰 난관을 만나는 상황이 올 수 있습니다.

 

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사실 상표침해 성립 여부를 하나하나 판단하는 것

자체가 전문가가 아닌 일반인이 결론 내리기란

상당히 어려운 일입니다.

그렇기에 상표권 침해와 관련한 분쟁 발생 시에는

반드시 전문가 자문을 구하여

슬기롭게 헤쳐나갈 수 있어야 합니다.

 

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